El contrato de licencia

Una herramienta flexible para la transferencia de tecnologías

Resumen

Este libro de investigación tiene como objetivo analizar los contratos de transferencia de tecnología en dos direcciones: en primer lugar, en un marco general que valora las características del escenario de comercio globalizado y, en segundo, a partir de la revisión en profundidad del contrato de licencia. Justifica este estudio reconocer que la tecnología es motor de desarrollo, y no un mero generador de riqueza, por lo que resulta fundamental dimensionar su impacto y fuerza transformadora en la sociedad. Revisar la relación entre la tecnología como fuente de transformación, el mercado como espacio del tráfico internacional de bienes intangibles y el derecho como marco regulador resulta necesario para interpretar la manera en que este contexto permea las relaciones negociales sobre bienes intangibles.

El desarrollo de los temas se divide en dos grandes partes. La primera, “Nociones generales sobre transferencia de tecnología”, introduce el tema de qué es la tecnología, cuáles sus formas de protección, sus modelos de interpretación y da ejemplos de tipos contractuales para transferir una tecnología. La segunda, “Explotación de tecnologías a través del contrato de licencia”, explica esta figura jurídica para, finalmente, cerrar con el registro de contratos de transferencia de tecnología importada a Colombia.  Dentro de los hallazgos, se tiene que los contratos se han vuelto más flexibles y abiertos para dar entrada a la autorregulación y al uso de gran variedad de figuras atípicas, y así hacer posible la circulación de intangibles en un mundo globalizado. De esto se concluye que en los procesos de construcción de los acuerdos, cuando se negocia su realización, deben valorarse no solo los intereses interpartes, sino además la influencia de nuevos reguladores, ámbitos territoriales de libre competencia y una variedad de aspectos que hacen de la realización de un contrato una labor artesanal.

Palabras clave: contrato de licencia, licenciamiento de tecnologías, patentes, propiedad industrial, transferencia de tecnologías.

Abstract

This research book aims to analyze technology transfer contracts in two directions: first, in a general framework that assesses the characteristics of the globalized trade scenario and, second, from the in-depth review of the contract of license. This study justifies recognizing that technology is the engine of development and not a mere generator of wealth, so it is essential to measure its impact and transformative force in society. Reviewing the relationship between technology as a source of transformation, the market as a space for international traffic in intangible goods and the law as a regulatory framework is necessary to interpret how this context permeates business relationships over intangible goods. The development of the themes is divided into two main parts. The first, “General notions on technology transfer”, introduces the topic of what technology is, what are its forms of protection, its interpretation models and examples of contractual types to transfer a technology. The second, “Exploitation of technologies through the license agreement”, explains this legal figure to finally close with the registration of contracts for the transfer of technology imported to Colombia. Among the findings, contracts have become more flexible and open to allow for self-regulation and the use of a wide variety of atypical figures, and thus make possible the circulation of intangibles in a globalized world. From this, it is concluded that in the processes of construction of the agreements when negotiating their execution, not only the inter-party interests must be valued, but also the influence of new regulators, territorial areas of free competition and a variety of aspects that make the realization of contract craftwork.

Keywords: license agreement, technology licensing, patents, industrial property, technology transfer.

El contrato de licencia

Una herramienta flexible para la transferencia de tecnologías

piedad lucía barreto granada

El contrato de licencia: una herramienta flexible para la transferencia de tecnologías

© Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, abril de del 2020

© Piedad Lucía Barreto Granada

ISBN (impreso): 978-958-760-225-8

ISBN (PDF): 978-958-760-226-5

ISBN (EPUB): 978-958-760-227-2

DOI: https://dx.doi.org/10.16925/9789587602272

Colección Investigación en Derecho

Proceso de arbitraje doble ciego

Recepción: diciembre de 2017

Evaluación de propuesta: marzo de 2018

Evaluación de contenidos: 7 de septiembre de 2018

Corrección de autor: 1 de septiembre de 2019

Aprobación: 18 de noviembre de 2019

Fondo Editorial

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impresión

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Impreso en Bogotá, Colombia. Depósito legal según el Decreto 460 de 1995

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Todos los derechos reservados. Ninguna porción de este libro podrá ser reproducida, almacenada en algún sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio —mecánicos, fotocopias, grabación y otro—, excepto por citas breves en revistas impresas, sin la autorización previa y por escrito del Comité Editorial Institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia.

A la memoria de mi hermana Claudia

Contenido

Introducción

Primera parte. Nociones generales sobre transferencia de tecnología

¿Qué es la transferencia de tecnología?

Tecnología: importancia y formas de protección

¿Qué se entiende por tecnología?

Protección de la tecnología mediante patentes y modelo de utilidad

Protección de la tecnología mediante secreto empresarial

Concepto de transferencia de tecnología

Modelos de interpretación sobre transferencia de tecnología

Los contratos de transferencia de tecnología

El contrato como reflejo de las relaciones económicas

Acuerdos y contratos previos a la existencia de una tecnología

Contrato de investigación

Tipología de contratos para la transferencia de tecnologías

Contrato de Joint Venture

Contratos de franquicia

Contrato de ingeniería

Segunda parte. Explotación de tecnologías a través del contrato de licencia

Generalidades del contrato de licencia

Concepto, características y naturaleza del contrato de licencia

Aspectos para determinar el objeto del contrato de licencia

La autonomía de la voluntad de las partes en el contrato de licencia

El caso de la licencia obligatoria

Actos de explotación sobre patentes y modelos de utilidad

Fabricación

Ofrecimiento y venta

Importación

Actos de explotación de una patente de procedimiento

La exclusividad en el contrato de licencia sobre patentes

Otras anotaciones sobre la exclusividad en los contratos de licencia

Formalidades del contrato de licencia

Transmisión por escrito

Registro de contratos de transferencia de tecnología

Las partes en el contrato de licencia, sus obligaciones y garantías

Obligaciones y garantías del licenciante

Obligación de conservar vigente el título de patente

Obligación de dar una determinada cosa y sus accesorios

Obligación de asistencia técnica

Garantía sobre la legitimidad de la titularidad de la patente

Garantía del uso y goce pacífico de la tecnología

Obligaciones y garantías del licenciatario

Obligación de explotación

Obligación de uso según lo convenido y condiciones de calidad

Obligación de pago

Obligación de no usar o explotar tecnologías competidoras

Obligación de adquirir licencias ligadas u otros bienes enlazados

Obligación de aceptar auditoría técnica

Obligación de aceptar auditoría contable

Cláusulas relacionadas con la política de subcontratación

Obligación de no explotar tecnología propia

Cláusulas de interés común de las partes

Cláusulas sobre el control del desarrollo de mejoras

Obligación de retrocesión

Cláusulas de confidencialidad

Cláusulas de cooperación y denuncia de infracciones

Terminación del contrato de licencia

Causales de terminación del contrato de licencia

Por mutuo acuerdo entre las partes

Por cumplimiento de la duración del contrato

Por la extinción del derecho sobre la patente

Por la utilización de los derechos licenciados más allá de la licencia

Por la oposición a la validez de los derechos licenciadas

Por la declaración de nulidad de la patente

Por el no cumplimiento pago de regalías

Por incumplimiento de las obligaciones

Obligaciones debidas tras la extinción del contrato

Registro de contratos de transferencia de tecnología

Legislación sobre el registro de contratos de transferencia

Normatividad de la Comunidad Andina de Naciones

Normatividad colombiana

Trámite del registro de los contratos de importación de tecnología en Colombia

Conclusiones

Bibliografía

Sobre la autora

Siglas

ADPIC
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio

CIP
Clasificación Internacional de Patentes

CNCyT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONPES
Consejo Nacional de Política Económica y Social

DNP
Departamento Nacional de Planeación

NMF
Nación más Favorecida

OEP
Oficina Española de Patentes y Marcas

OCyT
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

OMC
Organización Mundial del Comercio

OMPI
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

OTL
Oficina de Licencias Tecnológicas

OTT
Oficina de Transferencia de Tecnologías

OTRI
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

PCT
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

PI
Propiedad Intelectual

TCBs
Tratados Comerciales Bilaterales

TCP
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

TODA
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

UNCTAD
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Introducción

En Recreando un sistema justo de propiedad intelectual para el siglo XXI, Vaver (2011) expresa cómo en pocas décadas “la propiedad intelectual tiene una demanda mucho mayor, lo que la lleva a ser considerada una cuestión universal que efectivamente enfrentan todas las sociedades” (p. 5). Entender su naturaleza implica superar el imaginario de su construcción autocontenida en el derecho, pues, al igual que otras disciplinas, apoyar la creatividad, potencializar el talento y lograr un mejor posicionamiento de las creaciones intelectuales en el mercado son sus principales temas. Por ello, la interdisciplinariedad le es propia, el diálogo con otras ciencias es cada vez más urgente, a fin de sumar esfuerzos que conduzcan a los países hacia escenarios de progreso con base en ella.

Esta forma de protección encuentra sentido desde que la industrialización revolucionó el mundo. Lograr que los países, especialmente los del hemisferio sur, revolucionen sus oportunidades de progreso con base en el talento significa incursionar con mayor decisión, estrategia e inversión en la industria del conocimiento. Este es un reto que implica el desarrollo de políticas públicas y la presencia de una sociedad que aporte de manera activa desde diversos frentes. De hecho, en los procesos relacionados con la creación, difusión, valoración y comercialización de bienes intangibles, autores, inventores, diseñadores, grupos de investigación universitarios, un sinnúmero de instituciones públicas y privadas y la sociedad civil organizada cotidianamente se enfrentan a la toma de decisiones que pueden favorecer o no una gestión eficiente para la creación de mercados estables y competitivos en un mundo globalizado.

Piénsese, por ejemplo, en un grupo de investigadores que identifica un problema en un determinado sector de la industria y tiene la intención de formular un proyecto para darle solución: en la gestación de la idea, durante el proceso de investigación y hasta en el ofrecimiento de un bien a los interesados en utilizarlo puede presentarse un abanico de posibilidades para la toma de decisiones. En ellas está latente el germen de la interdisciplinariedad y el carácter disruptivo de la sociedad red en la que vivimos, y esto se refleja en la superación de fronteras de diferente tipo. La frontera relacional es la principal, trascenderla facilita el aporte colaborativo y el diálogo entre disciplinas para el desarrollo de proyectos pertinentes. En la frontera institucional los agentes de diferentes sectores (universidad, empresa, Estado y sociedad) entienden su rol y complementariedad, y unen esfuerzos en una visión estratégica para lograr resultados con impacto social, económico, cultural, etc. En cuanto a la frontera económica, hoy no solo se cuenta con los recursos de instituciones tradicionales (nacionales o internacionales) para la financiación de proyectos, sino que aparecen en escena las plataformas crowdfunding (o de micromecenazgo) como oportunidad para recolectar el dinero suficiente mediante los aportes de un número ilimitado de personas. También existe una frontera comercial, pues el mundo se abre a la posibilidad del comercio electrónico, un espacio que acerca a productores y consumidores de cualquier parte del mundo. Finalmente se tiene la frontera jurídica, donde la tradición del derecho positivo (Civil Law) —de la cual somos herederos los países de América Latina— encuentra que las formas propias del derecho consuetudinario (Common Law) o anglosajón son las más usadas en los negocios internacionales.

Esta es una pequeña muestra de los escenarios que cotidianamente pueden enfrentar los interesados en la industria de las creaciones intelectuales. Las decisiones que asumen en esta tarea enriquecen la construcción de las nuevas reglas de juego que deben aprenderse colectivamente (Castells, 2006). En este entorno dinámico, aquellos que con su talento han logrado producir nuevo conocimiento, reflejado en invenciones patentables y modelos de utilidad, encuentran que, al igual que el proceso de investigación, son importantes el proceso de conexión con la empresa, el mercado y el retorno de utilidades por el tiempo y el esfuerzo invertidos. Es aquí donde otro tipo de saberes entran en juego, como las habilidades de negociación y los conocimientos jurídicos para la construcción de contratos eficientes y rentables.

Las fases en mención son trascendentales no solo para las partes intervinientes, sino también para el país, pues con cada acuerdo exitoso se fortalece la ruta de la creación de industria. Es justamente aquí donde se ubica el aporte de este libro desde el análisis de las cláusulas del contrato de licencia. Y una licencia es aquella mediante la cual “el titular de un derecho (licenciante), reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero (licenciatario) a usar o explotar ese derecho en las condiciones previstas en el contrato” (Rizzo, 2011, p. 17). Esta figura destaca por su gran flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de las partes (Guerrero, 2004) y ofrece una importante variedad de usos en lo que respecta a bienes inmateriales. No se trata solo del acto de comercializar, pues en el caso de intangibles se dan fases que trascienden esta única acción de intercambio de un bien por dinero. De ahí que sea necesario aclarar que el contrato de licencia es una de las formas de lograr la transferencia de tecnología.

Sobre qué es y cómo se logra la transferencia de tecnología existe una nutrida literatura desde acercamientos económicos, jurídicos, políticos, sociales, financieros, entre otros. A pesar de lo simple que puede parecer su definición: “Movimiento de conocimientos técnicos, teóricos o la tecnología de un entorno, a la organización de otro” (Bozeman, 2000, p. 637), el término se ha utilizado para describir y analizar una gama sorprendentemente amplia de la organización y de la interacción institucional, cuyo fin es generar estrategias alternativas para el crecimiento económico y la transformación social (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000, p. 110).

De esto dan cuenta los modelos de transferencia de tecnología propuestos desde la economía, como el de la triple hélice, el catch up y los modelos lineal y dinámico; también se han propuesto algunos según el país o la región: los modelos anglosajón, nórdico, centroeuropeo y mediterráneo. Adicionalmente, parece no ser un concepto unívoco, pues de hecho algunos autores la asocian a determinados procesos de innovación (Aceytuno y Cáceres, 2012).

En consecuencia, este libro está primordialmente enfocado al análisis del contrato de licencia y, en este sentido, al abordaje de un entorno que tiene un tinte práctico y microestructural. Por ello, resulta pertinente dedicar los primeros capítulos a contextualizar al lector sobre el entorno teórico y macroestructural con el cual se articula y al que aporta. Así, la primera parte, Nociones generales sobre transferencia de tecnología, aborda conceptos básicos sobre qué es tecnología, qué es la transferencia de tecnología, cuáles son sus características, cuáles son los principales modelos del proceso de innovación tecnológica y cómo este se relaciona con la gestión que implica la transferencia de tecnología. Asimismo, presenta las diferentes formas de protección de la tecnología como paso previo para su difusión y comercialización, para finalizar con un escenario sobre algunos de los contratos más usuales relacionados con la transferencia de tecnología.

El capítulo primero, “¿Qué es la transferencia de tecnología?”, cumple la función de informar sobre los elementos básicos de este concepto. En medio del vasto escenario que implica su desarrollo, es la entrada para ubicar al lector en la comprensión de la tecnología como un objeto contractual, hasta finalizar con una referencia al régimen jurídico aplicable. El capítulo segundo, “Los contratos de transferencia de tecnología”, hace referencia a algunas figuras previas a la transferencia propias del entendimiento entre agentes para asumir el proceso de creación tecnológica. Y en el centro presenta la transferencia tecnológica como un género en el cual conviven varias formas contractuales.

La segunda parte, Explotación de tecnologías a través del contrato de licencia, plantea el análisis del contrato como un cuerpo articulado que contiene diferentes secciones, lo cual es ciertamente útil para el lector, pues hace más accesible y legible la sección que quiera revisar. En el capítulo tercero, “Generalidades del licenciamiento de patentes”, se analiza el concepto, las características y la naturaleza jurídica del contrato de licencia, y dos de sus principales elementos: el objeto y el consentimiento. También se hace una introducción a los diferentes actos de explotación de patentes y modelos de utilidad, como la fabricación, el ofrecimiento, la venta, la importación y la utilización. Este capítulo cierra con algunas reflexiones sobre la exclusividad y los efectos que puede tener en el comercio.

El capítulo cuarto, “Las partes en el contrato de licencia, sus obligaciones y garantías”, parte del hecho de que un contrato no es un documento construido de cero, sino que para su construcción son importantes etapas previas de análisis de información referentes al contexto jurídico, comercial y tecnológico de las partes que intervienen. Este capítulo se organiza en varas secciones concernientes a: a) obligaciones y garantías del licenciante, b) obligaciones y garantías del licenciatario y c) obligaciones y garantías de interés común. En este recorrido se exponen dos niveles de reflexión: uno relacionado con los efectos internos del contrato (de interés exclusivo entre las partes) y otro con los efectos externos (de interés general referido al derecho de la competencia). El objetivo es advertir sobre conductas y acuerdos que podrían generar desequilibrios y las posibles sanciones.

El capítulo quinto, “Terminación del contrato de licencia”, muestra las diversas causas por las que se puede dar por terminado un contrato de licenciamiento de tecnologías. Se presentan de manera ordenada: desde la más sencilla, como la terminación de mutuo acuerdo, hasta la más compleja, como la nulidad de la patente, en la que no interviene la voluntad de las partes, pero con efectos evidentes en la existencia del contrato.

El capítulo sexto, “Registro de los contratos de transferencia de tecnologías”, hace un análisis de las razones por las cuales la Comunidad Andina de Naciones, mediante la Decisión 291 de 1991, “Sobre el régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, otorga orientaciones a los países sobre fines de libre competencia, que deben ser atendidos en el escenario de importación de tecnologías. Además, este capítulo se refiere a los controles realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad asignada al seguimiento de este tema en Colombia.

Con el desarrollo propuesto se espera resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo contribuye a la comprensión del fenómeno de la transferencia de tecnología la descripción de cláusulas propias de un contrato de licencia? Esta pregunta parte de la consideración de que un abordaje juicioso de un negocio jurídico exige un análisis cuidadoso de las cláusulas que integrarán el contrato, para asegurar el equilibrio de derechos y obligaciones en las diferentes etapas del negocio por celebrar.

La propuesta de este libro resulta útil de diferentes maneras. En primer lugar, porque parte de la idea de que “las oportunidades de transferencia de tecnología son bidireccionales” (Vidal-Quadras, 2015, p. 16), lo cual significa que es necesario saber explotar las tecnologías propias, pero también aprovechar las de terceros. La experiencia de países industrializados refleja la importancia de saber ofrecer o adquirir tecnología, y esto va aparejado a saber realizar acuerdos y plasmarlos en contratos rentables y legalmente seguros.

En segundo lugar, es útil para emprendedores, empresarios, universidades (con oficinas de transferencia de tecnologías o similares) e instituciones encargadas de apalancar la comercialización de tecnologías para insertarlas en el comercio, pues es una fuente para resolver dudas sobre asuntos particulares de la negociación de tecnologías y una guía para la elaboración de cláusulas. En tercer lugar, los investigadores pueden acceder al régimen jurídico aplicable al tipo de creación que realizan, lo cual permitirá cuidar cada uno de los detalles que conducen a trámites exitosos para la obtención de registros. En cuarto lugar, las personas interesadas en fortalecer las vías de apropiación social del conocimiento pueden encontrar elementos de reflexión sobre cómo la transferencia de tecnología impacta en el cumplimiento de este propósito, pues actualmente la producción y la comercialización de bienes intangibles deviene fundamental para aumentar la competitividad en el país.

Capítulo I.
¿Qué es la transferencia de tecnología?

En este capítulo se hace una presentación sobre qué es la tecnología y sus diferentes formas, cuál es su importancia y cuáles son los dos grandes escenarios o vías de protección que tiene el inventor para protegerla: el régimen de propiedad intelectual o el secreto empresarial. Luego se aborda el concepto de transferencia de tecnología y se muestra cómo su construcción es un escenario nutrido por las reflexiones de diferentes disciplinas. Considerando el contexto de aplicación, los actores implicados, la cultura o los objetivos de la organización de que se trate (universidad, empresa o gobierno), este es un amplio tema de estudio que debe ser pensado para entender su dinamismo.

Tecnología: importancia y formas de protección

¿Qué se entiende por tecnología?

Tecnología es un término sobre el cual puede hallarse variedad de definiciones. Comúnmente se resalta su importancia en el diseño de políticas de industrialización de los países; su cercanía —y, en muchas ocasiones, fronteras difusas— con conceptos como ciencia, técnica, ingeniería e innovación; su fuerte relación con el proceso histórico evolutivo del progreso de la civilización como indicador del nivel de desarrollo de los países, y su relación cada vez más estrecha con una sociedad que en gran medida es dependiente de su utilización. Su origen es abordado por Hidalgo, León y Pavón (2002):

La palabra tecnología deriva de la composición de dos palabras griegas: tecnos, que significa ‘arte’ o ‘artesanía’, y logos, que significa ‘habla’ o ‘discurso’. Conjuntamente ‘discurso sobre las artes’. Cuando el término se volvió a emplear en el siglo XVII en Inglaterra, se refirió fundamentalmente a las artes aplicadas, y esa acepción se ha mantenido hasta el momento actual. (p. 23)